ricerca di anteriorità di un marchio

Un’eventuale contestazione può arrecare enormi danni economici: si pensi per esempio al caso in cui siano stati attuati ingenti investimenti per valorizzare ed utilizzare il marchio e successivamente il titolare sia obbligato a rinunciare ad esso perchè in contrasto con un marchio già esistente.

Inoltre, il titolare può correre il rischio di dover risarcire gli eventuali danni economici che sono stati causati a coloro che avevano registrato il marchio precedentemente.

Una corretta ed adeguata ricerca di anteriorità, permette dunque di ridurre il più possibile tutti questi pericoli e di registrare il proprio marchio senza incorrere in future azioni legali.

La ricerca di anteriorità può essere di due tipologie:

• la ricerca di identità che consente di valutare la presenza sui registri di marchi del tutto identici al segno prescelto e potrebbe essere estesa (a costi relativamente contenuti) ai registri di marchi di oltre 210 paesi, tra i quali l’Italia.
  Laddove fossero trovati marchi identici al segno prescelto e registrati per i medesimi prodotti e servizi, sarebbe opportuno optare per la registrazione di un segno differente al fine di evitare prevedibili azioni difensive da parte dei titolari dei marchi anteriori. Consiste in una ricerca più economica e veloce di quella di similitudine, ma non permette di tutelarsi in modo completo da eventuali contestazioni future;
• la ricerca di similitudine che consente di poter valutare il rischio, connesso al deposito di qualsiasi marchio, di subire contestazioni da parte di eventuali titolari di marchi anteriori non soltanto identici (es. LEXDOIT = LEX DO IT), ma anche confondibilmente simili (es. LEXDOIT / LECSDUIT). Detta ricerca comprende l’esame delle domande di registrazione di marchio italiano, delle registrazioni internazionali estese (e valide in) all’Italia e delle domande di registrazione di marchio europeo (marchio unitario valido nei 28 paesi della UE), nonché i nomi a dominio e alle ragioni/denominazioni sociali che ricomprendono il marchio ricercato.

È possibile effettuare una ricerca autonoma per mezzo di banche dati a pagamento o pubbliche, come ad esempio quella dell’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) o del WIPO/OMPI (World Intellectual Property Organization/Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Tuttavia è fortemente consigliabile affidarsi ad esperti del settore per non rischiare di incorrere in contestazioni future a causa di una ricerca imprecisa ed incompleta.

Le singole banche dati, infatti, presentano dati limitati ai soli uffici a cui si riferiscono ed è importante attuare un controllo di tutte le banche dati, non soltanto a livello nazionale, ma anche europeo ed internazionale per avere un controllo totale dei marchi precedentemente registrati. Per esempio, nel caso in cui si voglia verificare la presenza di marchi depositati o registrati sul territorio italiano, non sarà sufficiente consultare la banca dati dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ma sarà necessario verificare anche che non sussistano marchi registrati all’estero (marchi comunitari o internazionali) che abbiano esteso il proprio diritto anche in Italia.

Inoltre l’intervento di un esperto nel settore della proprietà industriale (con accesso a tutte le banche dati a pagamento) è fondamentale nell’analisi caso per caso dei marchi simili che emergeranno durante la ricerca. La regolamentazione in tema di marchi infatti è estremamente severa ed è facile incorrere in situazioni in cui solamente un legale ha le conoscenze per potere distinguere casi di ambiguità o meno e valutare le probabilità di successo in fase di registrazione.

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