Registrazione di un Marchio

Il marchio (trademark in inglese) è un segno che permette di identificare il prodotto o il servizio di una determinata azienda (come ad esempio un logo che verrà mostrato sui prodotti) e registrarlo comporta numerosi i vantaggi, questi i principali:

1. utilizzare il marchio in esclusiva e vietare agli altri di usarlo in tutto il territorio nazionale, comunitario, etc.;
2. distinguere i prodotti o servizi da quelli di altri competitors, riconoscendo al titolare del marchio un vantaggio nel mercato d’interesse;
3. riconoscere la provenienza di un prodotto o servizio, contribuendo a diffondere e accrescere la reputazione di un imprenditore e la fiducia di chi acquista il prodotto;
4. sfruttare economicamente il marchio che può essere ceduto o concesso in licenza;
5. contestare a terzi l’uso illegittimo del marchio registrato agendo in giudizio per concorrenza sleale, per accaparramento della clientela, per sfruttamento parassitario della fama e/o dei pregi dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio;
6. poter effettuare investimenti per rendere il marchio rinomato e per costruire l’identità dell’impresa e dei prodotti e/o servizi;
7. godere in determinati casi di agevolazioni fiscali sulle spese sostenute per la registrazione.

Questi i passi preliminari per registrare un marchio:

Fase della ricerca di anteriorità che può essere di due tipi:

• ricerca di identità per verificare, nei vari Paesi di interesse, se siano stati già registrati da terzi marchi identici al marchio che si intende registrare, per prodotti o servizi affini;
• ricerca di similitudine per poter valutare il rischio di subire contestazioni da parte di eventuali titolari di marchi anteriori non soltanto identici (es. LEXDOIT = LEX DO IT), ma anche simili foneticamente o visivamente (es. LEXDOIT / LECSDUIT).

Fase di deposito della domanda di registrazione:

• una volta verificato il marchio, si procede al deposito della domanda di registrazione per ciascun paese di interesse commerciale. Si sceglierà in questa fase se registrare un marchio comunitario o registrarlo solo a livello nazionale, individuando una o più delle 45 classi a cui appartengono i prodotti o servizi in base agli accordi internazionali (Classificazione di Nizza) e stilando apposita lista dei prodotti e/o servizi che si andranno a rivendicare;
• pagamento delle tasse di deposito, proporzionali alla copertura territoriale e al numero di classi.

Fase dell’esame e valutazione:

• la domanda di registrazione di marchio sarà sottoposta ad un esame da parte del competente Ufficio Marchi, che ne vaglierà la correttezza formale e in alcuni casi la insussistenza dei motivi assoluti di rifiuto (ad es. descrittività del marchio, contrarietà alle norme di ordine pubblico o buon costume, etc.);
• superato l’esame senza rilievi da parte dell’Ufficio Marchi, la domanda di registrazione del marchio sarà pubblicata sul bollettino ufficiale per permettere (entro 3 mesi dalla pubblicazione) eventuali “opposizioni di terzi” che abbiano un valido titolo per contestare il deposito (marchi anteriori simili, altri diritti preesistenti, etc.).

Fase della registrazione del marchio e mantenimento:

• superato con successo il periodo di opposizione, il marchio viene registrato, con il rilascio di un attestato da parte della competente autorità. Ottenuta la registrazione, il marchio è pienamente valido nella relativa giurisdizione per il periodo di tempo previsto per legge, decorso il quale esso andrà rinnovato. In Italia e nella maggior parte dei Paesi, tale periodo è di 10 anni dalla data di deposito;
• entro un certo numero di anni dalla registrazione, solitamente compreso tra i 3 e i 5 anni, è necessario aver utilizzato il proprio marchio sul mercato se è stato registrato. L’impossibilità di dimostrare l’effettivo uso del marchio (in proprio o tramite licenziatari) può comportarne la decadenza, solitamente su iniziativa di terzi concorrenti che avviino una procedura di cancellazione, ma in alcune giurisdizioni anche per decisione d’ufficio.
  Si può infine prevedere l’attivazione di un servizio di sorveglianza sul marchio. Esso permetterà di venire a tempestiva conoscenza del deposito da parte di terzi di marchi uguali o simili al proprio nella medesima giurisdizione e per beni/servizi affini. Ciò al fine di decidere se agire a tutela della unicità del proprio marchio, instaurando una procedura di opposizione attiva.

• Contratto di Licenza di Marchio: per utilizzare un marchio a fronte di un compenso
• Contratto di Licenza di Brevetto: per utilizzare e/o sfruttare un'invenzione a fronte di un corrispettivo
• Contratto di Licenza d'Uso: per utilizzare un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi
• Contratto di Franchising: per creare una rete di punti vendita affiliati e diffondere i tuoi prodotti
• Registrazione di un Marchio Comunitario: per rendere valido un marchio a livello europeo
• Registrazione di un Brevetto: per depositare e proteggere la tua invenzione per usarla in esclusiva a livello nazionale, europeo o internazionale